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专利权人侵权警告函的优劣分析与运用

2016

03-31

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专利权人侵权警告函的运用


(一)警告函的概念及作用


所谓专利权人侵权警告函(以下简称“警告函”),是指专利权人在发现市场上存在侵犯其专利权的现象时,通过律师或自己以律师函或发布广告的方式向侵权人或的交易方发出侵权警告,指出侵权对象、法律后果、主张请求的法律函件。


警告函是专利侵权纠纷中专利权人方手中的一项有力武器。我国台湾地区威盛公司早于英特尔公司推出P4X266芯片组并可能成为市场主流产品时,英特尔公司向威盛公司及其客户发出专利侵权警告函,威盛公司因此损失了大量客户,纯利润下降近70%。
警告函的直接作用在于制止被告知方的侵权行为,同时,侵权警告函还够产生其他的效果,下文将详述之。


(二)警告函的优势


1.迅捷
专利侵权的公力救济(提起民事诉讼或申请行政机关处理)周期长,一般需要几个月甚至几年的时间,难以起到及时保护市场份额的效果,往往出现赢了官司输了市场的情形。而警告函送达对方的时间最多几日。可见,从发出警告函到产生市场影响的时间极短。


2.成本低
警告函的成本相对于诉讼律师费用或行政调处费而言是极其低廉的,适合资金紧张的中小企业使用。


3.降低专利维权综合成本
侵权者如果是非故意侵权,在收到警告函后往往会自行停止侵权。那些主观恶意不大或者对侵权法律后果有所顾忌的侵权人,在收到警告函后也有可能会停止侵权。这样以减轻专利权人的诉累,降低专利维权成本,对中小企业具有积极的意义。


4.为维权策略的制订起到试探作用
无意停止侵权者可能对警告函作出回应并进行抗辩、提供证据、说明理由。这对权利人判断对手意图、选择公力救济方式以及制订诉讼策略具有积极的意义。


 

5.产生有利的法律效果
根据法律规定,侵犯专利权的诉讼时效是两年,自权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。如果自知道侵权行为之日起超过两年才起诉,专利权人失去胜诉权。履行义务而中断,从中断时起,诉讼时效期间重新计算。”如果发现侵权后权利人及时向侵权者发送了有确定请求的警告函,则发送警告函的行为应视为请求行为,产生诉讼时效中断的效力。这样,自知道侵权行为之日起超过两年才起诉的,专利权人也不一定会失去胜诉权。
同时,只要发出警告函并确认对方收到,若对方不停止侵权行为,则在日后可能的诉讼中就无法以“非故意行为”的理由来进行抗辩。这样的法律效果无疑会给对方造成压力。


6.有助于赔偿计算
我国司法实践中,权利人因侵权所受损失及侵权者因侵权所获利益往往难以通过证据证明,法定赔偿是最常见的赔偿额确定方式。对于法定赔偿,侵权的性质、情节、持时间等是重要的考虑因素,权利人若能证明曾对侵权者发送过警告函,则无疑对法院认定侵权人的侵权性质、情节及持续时间具有重要参考价值,会直接影响侵权赔偿额的确定。


(三)警告函的不足之处


1.打草惊蛇
实践中,专利权侵权者,特别是故意侵权者,其侵权行为都较为隐蔽,造成侵权证据的收集比较困难,而且,专利权诉讼对于证据的要求比较高,常会采用公证证据。如果权利人草率地发送警告函,将使侵权者更为警觉,有时甚至导致关键侵权证据无法收集。


另外,侵权者得知专利权人的警觉后,可能采取一些应对败诉判决、逃避责任的手段,比如抓紧时间加大侵权力度掠夺性地开发市场,销毁或篡改重要证据(如财务账册、合同等)、转移财产甚至宣告企业破产等。即便专利权人最终贏得诉讼,也面临一个难以执行的胜诉判决,导致“赢了官司输了钞票”。


2.被诉风险
我国《反不正当竞争法》第14条规定“经营者不得捏造、散布虚伪事实,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。”根据这一规定,捏造、散布虚伪事实,损害竞争对手的商业或商品信誉,将构成不正当竞争。如果权利人发送警告函并无充分事实依据甚至捏造事实,并且是通过媒体广告方式发送或者向侵权人的商业合作伙伴等相关人发送,被警告人可能以不正当竞争为由提起诉讼,要求权利人承担相应的法律责任。另外,被警告人还可能提起“确认不侵权之诉”争取管辖,造成权利人的被动。运用警告函的风险具体如表1所示。

 

(四)警告函的发送者与发送对象


警告函发送者须有资格以自己的名义制止侵权行为,从这个角度看,发出警告函的主体必须是专利权人或独占被许可人。
发送警告函的对象只能是专利权侵权嫌疑人,包括产品制造者、销售者、许诺销售者、进口者,还包括专利产品的使用者。理论上可以向任何侵权人发布警告函,但向同业竞争者的交易相对人以及普通使用者、消费者,发出警告函则需特别注意,有可能构成侵害商业信誉的不正当竞争行为遭到反诉。因此,从必要性以及降低法律风险的角度考虑,警告函庇尽量只发送给侵犯专利权的产品制造者等直接侵权者。


(五)确定是否发送警告函


在专利侵权之诉中,发送警告函并非必经程序,企业应该根据自身条件和实际案情,参考上述各方面利弊,灵活选择是否需要发送警告函。以下几点仅作为举例建议,并不包含全部情形,也并非必须按此操作:

(1)企业资金不够充裕、侵权行为损害不大、不急迫的情况下,可以选择发送警告函。

(2)企业资金实力雄厚,并且经评估认为公力救济不可避免时,可以不发送警告函。

(3)侵权人可能随时转移财产、销毁关键证据时,可以不发送警告函,直接起诉。

(4)已临近诉讼时效截止日期,尚未完全做好诉讼准备,可以选择发送警告函以中断诉讼时效。


(六)警告函的内容


警告函并无特殊的格式及内容要求,但作为一种行使请求权的法律文件,必须包括一些法律要件:

(1)发送者与被发送者姓名或名称,这确定了权利人和义务人;

(2)专利权的基本信息(如专利号、专利名称等),这是专利权人所行使权利的权利来源;

(3)侵权事实的描述,这是专利权人行使权利的事实依据;

(4)具体、明确的请求内容,比如停止侵权、赔偿损失等。


(七)警告函的发出形式


如上文所述,警告函可能会成为诉讼中的重要证据,故应当以有效的方式对该警告函予以证据形式的同化。最保险的做法是通过公证的方式确定警告函的内容以及发出途径。为了确保对方收到警告函,最常见的发送途径是挂号信或有签收的快递。

 

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