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专利侵权诉讼中的专利无效抗辩

2016

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专利无效抗辩

如被控侵权人实施的产品或方法确已落入侵权专利的保护范围,且现有技术抗辩也不适用,则考虑把侵权专利无效掉。根据专利法的规定,专利权被授予后,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法规定的,都可以请求专利行政部门宣告该专利无效。经专利行政部门审理,如果该请求的无效理由成立,则应作出决定,宣告专利权无效,并给予登记和公告。被宣告无效的专利权被视为自申请日起即不存在。


以中国专利为例,向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求的理由包括:被授予专利的发明创造不符合专利法第二条(三种专利的定义)、第二十条第一款(向国外申请专利应先报经保密审查)、第二十二条(发明和实用新型专利的实质性授权条件)、第二十三条(外观设计的实质性授权条件)、第二十六条第三款(说明书充分公开)、第四款(权利要求书得到说明书支持)、第二十七条第二款(外观设计的图片或者照片)、第三十三条(修改不得超范围)或者专利法实施细则第二十条第二款(独立权利要求不能缺少必要技术特征)、第四十三条第一款(分案申请不得超范围)的规定,或者属于专利法第五条(违反法律、社会公德和妨害公共利益)、第二十五条(专利法排除的可专利的对象)的规定,或者依照专利法第九条(重复授权)规定不能取得专利权。


在实践中常以该授予专利权的发明不具备新颖性或创造性为由提出无效宣告请求,原因是大部分国家对实用新型专利在授权之前不进行实质性审查,从而被无效或部分无效的概率比较高;而发明专利尽管经历了实质审查,但由于种种原因也难以保证没有错漏,仍然有可能被无效或部分无效。为此,查新员应将侵权专利权利要求的技术方案与检索到的现有技术进行比对,同时还应确定是否存在影响侵权专利新颖性的抵触申请。

 

以侵权专利为中国专利为例,查新员除了检索现有技术以外,还需要检索:

(1)所有由任何单位或个人在该申请的申请日之前向专利局提交的,并且在该申请的申请日后十八个月内已经公布或公告的相同或相近技术领域的专利申请或专利文件;

(2)所有由任何单位或个人在该申请的申请日之前向国际申请受理局提交的,并且在该申请的申请日后十八个月内作出国际公布的相同或相近技术领域的指定中国的国际申请,以便检索出与该申请相同的、可能会按照专利合作条约(PCT)的规定进入中国国家阶段而成为该申请的抵触申请的国际申请。


除了围绕侵权专利的新颖性、创造性进行检索评价外,查新员还可进一步分析据以提出无效宣告请求的其他理由。

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