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专利侵权的诉讼防卫策略6:降低专利侵权的赔偿数额

2016

04-01

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降低专利侵权的赔偿数额

专利侵权诉讼中,如果被告的确构成专利侵权,胜诉几率较小,那么最重要的事情,就是如何设法降低专利侵权的赔偿数额,以降低企业因败诉而带来的损失。

(1)明确赔偿数额的计算方法

被告在与原告就专利侵权赔偿数额讨价还价之前,应先了解我国法律关于侵权赔偿数额的计算方法。《专利法》第65 条第1款规定:“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”

根据《专利法》以及相关司法解释,可知专利侵权的损失赔偿额,按照下列方法计算。

①以专利权人因侵权行为受到的实际经济损失作为损失赔偿额。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第20 条的规定,权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。

②以侵权人因侵权行为获得的全部利润作为损失赔偿额。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第20 条的规定,侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。

③参照该专利许可使用费的倍数合理确定。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第21 条的规定,被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,有专利许可使用费可以参照的,人民法院可以根据专利权的类别,侵权人侵权的性质和情节,专利许可使用费的数额,该专利许可的性质、范围、时间等因素,参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额。

④适用法定赔偿额。根据《最高人民婆萎差王妻堡妻利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第21 条的规定,被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,而且没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素,一般在人民币5000 元以上、30万元以下确定赔偿数额,最多不得超过人民币50万元。根据 2008 年12月27日修订通过的《专利法》第65条第2款,法定赔偿范围已经修改为1万元以上,100万元以下。

必须说明的是,根据《专利法》第65 条的规定,侵权赔偿数额的计算方法存在着先后顺序。首先,应当以权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。其次,在被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定时,才适用参照专利许可使用费的倍数确定侵权赔偿额;最后,只有前述计算方法都不可行时,才适用法定赔偿额。当然,如果当事人双方商定用其他计算方法计算损失赔偿额的,只要是公平合理的,人民法院也会予以准许。

此外,根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第22 条的规定:“人民法院根据权利人的请求以及具体案情,可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。”

(2)评估自己的侵权状况

被告在和原告就赔偿数额讨价还价之前,应当从以下几个方面评估自己实际的侵权状况:
·侵犯了对方什么类型的专利
·侵犯了对方哪些有效的专利及其数量
·侵犯了其有效专利权中哪些权利
……

在对自己的侵权作出了充分的评估后,才能有理有据地与原告讨价还价,争论应当承担的赔偿责任。比如,在我国DVD出口欧盟因专利纠纷遭扣押后,国家知识产权局知识产权发展研究中心随即进行了研究,他们发现,6C联盟将1500多件专利捆绑起来联合许可,这样,不管谁生产,只要生产DVD用了6家公司任何一个专利,都要支付全额许可费。这种联合许可、捆绑销售,是没有合法依据的。因此,要正确评估自己的侵权状况,避免支付不合理的赔偿金。

(3)设法降低侵权赔偿数额

①通过质疑对方证据,降低对方提出的侵权赔偿数额

在专利侵权纠纷中,原告为支持其提出的赔偿数额,必须提供真实可靠的证据加以支撑。因此,被告可以针对其证据,从合法性、真实性、相关性等方面,提出质疑,进行否认。

比如,如果原告参照专利许可使用费的倍数确定赔偿数额,应当注意原告提供的专利许可合同,是不是专门为了索赔而假签的许可合同。在实践中,一些专利权人通过假签许可合同故意抬高许可费,并以此为参照获得更多的赔偿数额。如果原告提供的专利许可合同是虚假的,那么就不能参照该许可合同中的高额许可费,来计算赔偿数额。

②通过质疑对方损失,降低对方提出的侵权赔偿数额

在专利侵权纠纷中,除了质疑原告提供的证据外,被告还要注意原告所称的损失应当如何计算,避免对方抬高损失,或者不正确计算损失,从而获得巨额赔偿。

如果对方以其因侵权行为受到的损失作为损失赔偿额时,被告应当提请法庭注意,造成对方损失的因素往往有很多,并不单纯是自己侵权的因素,可能还有市场本身的因素及经营管理不善等因素。而且,如果市场上同时存在多个侵权行为人,那么对方的经济损失也不应该全部归自己承担。此时,被告应当收集相关证据,比如同时存在多个侵权人的证据,以要求降低侵权赔偿数额。

如果对方以自己因侵权而获得的利润作为损失赔偿额,此时被告应当注意的是,自己侵权产品的全部利润,并不一定都是因侵权而获得的利润。兹举一例说明之:一项药瓶外观设计专利的专利权人,起诉一企业制造销售了侵权药瓶,原告诉称被告的侵权行为导致其专利产品大量积压,企业被迫停产改行,而被告也否认其制造的500 余万只药瓶与专利药瓶的外观设计相近似。
 
法院在计算损失赔偿数额时,是以侵犯外观设计专利药瓶本身的利润(每只0.1 元左右)计算出55万元赔偿额的,而不是以整瓶药(包括药瓶里的药物)来计算侵权利润的。可见,如果被侵权的外观设计是被告产品的包装盒、袋、箱、标贴,或者被侵权的外观设计是被告产品的部件,那么原告就不应该将被告整个产品的利润都作为侵权所得的利润。

③通过证明自己善意,降低对方提出的侵权赔偿数额

对于民事赔偿责任的承担,侵权人的过错是过失还是故意,并不十分重要。但是,在适用法定赔偿额时,考虑到法定赔偿本身具有惩罚侵权人的目的,因此,侵权人的过错程度可能是法院在确定法定赔偿数额时考虑的一个重要因素。
 
在过去的知识产权司法实践中,比如在日本手冢株式会社诉北京黑豹电器公司等 5家音像销售商侵犯动画电影著作权纠纷等案件中,人民法院在适用“定额赔偿”或者酌情赔偿方法时,已将侵权人的过错程度作为考虑的一个因素。因此,在专利侵权纠纷中,被告证明自己在侵权行为上的不知情等善意心理状态时,对于降低侵权赔偿数额,总是有益无害的。

尤其要注意的是,根据《专利法》第70 条的规定:“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。”可见,如果能够证明自己是善意使用或销售侵权产品,虽然仍构成侵权行为,但不会因此承担侵权赔偿责任。

④通过促成双方和解,降低对方提出的侵权赔偿数额

在专利侵权纠纷中,正如前面分析专利侵权诉讼目标时所提到的,原告提出诉讼,有时并非想一棒子把被告打死,而可能是以诉讼换取其他利益,比如相互合作,利用被告成熟的销售网络拓展业务。因此,被告应当善于应用诉讼策略,在适当时机争取诉讼和解,提出合作。一般而言,双方达成和解的过程中,必然相互让步,因此最后和解的结果,可能是以被告向原告象征性地支付一笔赔偿费用而告终,“因为此时原告需要的不是赔偿金,而是双方合作,实现共赢。

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