专利技术转移:企业并购如何清查专利技术?

发布时间:2016-04-14 编辑:IPCOO创新咨询管理平台 点击:26

企业并购与专利技术转移

1  企业并购中的技术需求

企业并购是指企业的兼并和收购。兼并,是指一个企业通过购买等有偿方式取得其他企业的产权,使其失去法人资格的一种企业合并形式。收购,是指一个企业购买另一家企业的股票或者资产,以获得该企业的控制权的行为。

企业间发生并购的动因很多,一般是为了获取市场份额、规模经济效应、战略重组或者是寻求技术资源等。其中,由于技术需求而进行的企业并购近年来呈上升趋势。例如,2004年1月,TCL 并购法国汤姆逊彩电业务,成立了TCL—汤姆逊电子有限公司;同年4月,TCL 并购了法国阿尔卡特公司的手机业务,成立了TCL—阿尔卡特移动有限公司等;12月,联想以12.5亿美元并购IBM 全球PC业务。
 
在这几起中国企业进行的大规模跨国并购案中,除了考虑品牌和海外市场等因素外,企业内部技术需求是一大动因。由此可见,除了因其他因素并购而顺带获取技术资源外,企业也可以主动根据技术需求,寻找拥有相关技术资源的目标公司进行并购。

2  企业并购中的专利技术转移

1.并购前对目标公司的专利技术清查

企业在进行并购项目时,需要编制资产负债表及财产清单,这时尤其要关注目标公司的无形资产状态,尤其是以目标公司的技术资源作为并购基础的,则应当对目标公司所拥有专利技术、专利权以及其他知识产权的法律状态进行详尽的清查。其中,涉及专利权的,需要将目标公司名下拥有的专利申请权以及专利权相关情况一一清查并编制在册:

(1)专利效力确认
查询专利登记簿,了解目标公司拥有的所有专利权的法律状态,尤其要注意审查目标公司是否按时缴纳专利年费以维持其专利权的有效性,专利权是否已被宣告专利无效,或因其他原因而提前终止等。

(2)专利权属调查
调查目标公司是否为真正的专利申请人或专利权人,是否存在共有专利权利人,是否存在进行中或者潜在的权属纠纷。
涉及职务发明创造专利申请的,需要审查目标公司的规章制度以及其与员工签订的劳动合同中对职务发明创造归属的规定或约定,有约定,从其约定;如果没有约定或者约定不明的,应根据《专利法》相关规定来确定归属。

对于目标公司合作开发和委托开发的技术项目,就专利申请权以及专利权的归属,首先审查开发合同中双方有无约定,有约定从其约定;如果没有约定或者约定不明的,委托开发的技术成果的专利申请权以及专利权属于受托方,合作开发的则属于合作各方共有。

对于目标公司与他人共有的专利,需要审查专利共有人之间有无协议,尤其是对专利权转让是否有限制性的规定等。

(3)专利价值评估
在并购前,还需要对目标公司拥有所有专利技术进行价值评估。

以发明专利为例,仅要看目标公司是否拥有该专利,必要时需要研究该专利的保护范围。因为专利的权利要求书书写不完备会使专利保护范围过窄,竞争者较易进行专利回避设计;该专利存在较多竞争专利;或者,该专利本身存在瑕疵,可能会被宣告无效等情况,导致该专利对于收购公司来说可能没有太大价值,收购公司就必须对收购价格乃至收购的必要性重新作出评估。

(4)专利侵权纠纷查明
收购公司还需要调查目标公司的专利权是否有专利权纠纷,或者可能会有第三方提出侵权主张。例如,目标公司的专利可能是重复授权的专利;或者,可能为改进专利,而基础专利掌握在他人手中等。

(5)实施许可确认
收购公司需要查明目标公司的专利是否授权他人实施许可,且专利实施许可合同尚未履行完毕,则收购公司在并购后需要承担该实施许可合同的继续履行。
上述问题的查清,有利于收购价格的谈判,同时尽量避免企业并购后因专利权存在瑕疵而带来后遗症。

2.专利权的转移

(1)专利文件的完整交付
在并购协议中,除在查清基础上对目标公司专利列明专利清单外,还须列明目标公司应交付给收购公司的有关专利权的所有文件:
①专利证书;
②专利申请文件及相关文件,如专利申请权的转让文件;
③专利授权的过程文件,如专利审查通知书、意见陈述书等;
④专利年费缴纳凭证;
⑤专利权的转让、实施许可、交叉许可等相关合同文件;
⑥涉及权属纠纷或侵权纠纷诉讼的文件等。

(2)专利权人的变更登记
被收购的专利权只有在办理权利人变更登记手续后,即 由国家知识产权局在专利登记簿上作专利权人变更登记,并在专利公告上发布公告,自登记之日起收购公司才成为真正的专利权人。

云企业顾问

为您一对一解决问题

联系我们

一站式智能数据分析与应用平台